Más allá del registro: ¿cómo proteger una marca o nombre comercial?

Pregunta: Soy empresario y tengo varias estaciones de servicio que operan bajo un nombre comercial que inventé. Mi amigo me recomendó que lo registrase y decidí que él se encargase de todos los trámites necesarios. Recientemente he tenido conocimiento de que otro empresario del sector está actuando en el mercado bajo un nombre comercial casi igual al mío. Sé que, al estar registrado mi nombre comercial, este cuenta con alguna protección, pero no sé muy bien en qué consiste. Por ello, me gustaría saber cómo puedo evitar que esta empresa lo siga utilizando.

Respuesta: La utilización en el tráfico mercantil de una marca o nombre comercial se puede proteger mediante su inscripción en el Registro de Marcas a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Dado que, como nos comenta, su nombre comercial se encuentra registrado, éste gozará, por tanto, de la protección que la Ley de Marcas confiere a su titular.

Con esa inscripción a su favor, se prohíbe no sólo el registro de otro nombre comercial idéntico para actividades, productos o servicios idénticos (en este caso para operar con una Estación de Servicio), sino también él de un nombre comercial semejante para actividades similares cuando existe un riesgo de confusión en el público.

Pero, ¿cuándo se produce esta confusión entre nombres comerciales?

Depende de cada caso concreto, pero los tribunales vienen señalando que la confusión se puede producir por el uso de marcas o nombres comerciales similares cuando el signo ya registrado posea capacidad distintiva y cuando exista la posibilidad de que el consumidor vincule una determinada prestación (en el caso que nos plantea sería el suministro de combustibles en estaciones de servicio) erróneamente con un empresario distinto de quien la realiza, al ser el nombre con el que se distingue parecido al del otro empresario.

La confusión que se genere puede ser sobre la identidad de la empresa o sobre el producto; pero también se puede hablar de confusión en supuestos en los que el consumidor sabe que son empresas distintas, pero cree que se encuentran relacionadas. Este es el llamado riesgo de asociación y se da, por ejemplo, cuando el consumidor erróneamente cree que un nombre comercial es una 'marca secundaria' de la misma empresa que tiene el nombre comercial ya registrado.

El riesgo de confusión ha de ser analizado caso por caso, para determinar, en función de las circunstancias concretas, si existen la referida similitud de los nombres comerciales y un verdadero riesgo de confusión. Le recomendamos acudir a expertos en la materia que pueden indicarle si en su caso se podrían dar los supuestos exigidos por la norma.

Por ponerle ejemplos de nuestro sector, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo la ocasión de pronunciarse en los últimos años sobre la similitud de los nombres 'Mr. Wash Autoservice AG' y 'Master Wash' (se permitió la inscripción de ambos signos) o sobre el riesgo de confusión entre las marcas 'BP Active' y 'Activo+' (se apreció la confusión).

De acuerdo con lo planteado en su consulta, cabrían varias posibilidades de actuación en función de la conducta de ese otro empresario.

En primer lugar, si el otro empresario decidiera solicitar registrar el nombre comercial semejante al suyo, la normativa prevé un trámite de oposición del titular del nombre comercial ya registrado, tras lo cual, la OEPM dictará resolución concediendo o denegando el registro correspondiente.

En segundo lugar, en caso de inscripción de un nombre comercial semejante, cabe solicitar la nulidad del registro ante la propia OEPM, y si le deniegan esa solicitud puede acudir en última instancia a la vía judicial.

Por otra parte, si el otro empresario no pretende registrar el nombre comercial semejante, sino que se limita a operar con él en el mercado, la normativa le permite ejercitar acciones penales y acciones civiles por infracción de su derecho de marca. Entre las acciones en vía civil más relevantes para supuestos como el suyo podemos resaltar las siguientes:

• La acción de cesación de los actos.
• La acción de indemnización de daños y perjuicios, pudiendo únicamente solicitarse respecto de aquellos actos producidos en los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción.
• La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la vulneración, por ejemplo, la retirada del tráfico económico de los productos, material publicitario, etiquetas u otros documentos con el nombre comercial, así como el embargo o destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, costeándose todas estas medidas en principio por el infractor, salvo razones fundadas en contrario.

Por último, habría que tener en cuenta que estas acciones civiles prescriben a los cinco años desde el día en que pudieron ejercitarse.